사실관계
출원인은 2019년 10월 17일 프랙털 형상을 가진 식음료 용기에 관한 특허를 독일 특허상표청(DPMA)에 출원했다. 공식 발명자 지정 서식에는 발명자로 "DABUS"를 적고, 발명이 인공지능에 의해 자율적으로 생성되었다고 기재했다. 특허청은 발명자는 자연인만 될 수 있다는 이유로 출원을 거절했다. 출원인은 연방특허법원에서 DABUS를 발명자로 인정해 달라고 주위적으로 청구하고, 예비적으로 발명자 지정이 필요 없다는 확인, 자신을 발명자로 하되 DABUS가 발명을 창작했다는 문구를 명세서에 추가하는 것, 또는 자신을 "DABUS로 하여금 발명을 생성하게 한 사람"으로 기재하는 것을 구했다. 연방특허법원은 마지막 청구만 받아들였고, 양측이 모두 상고했다.
DABUS (X ZB 5/22) 사건의 쟁점은 무엇이었나요?
법원은 특허법 제37조 제1항의 발명자가 자연인에 한정되어 인공지능 기능을 갖춘 시스템은 발명자로 기재될 수 없는지, 그리고 그러한 시스템이 본질적인 기여를 한 경우 발명자 지정 의무가 면제되는지를 판단해야 했다. 아울러 자연인을 발명자로 기재하면서 AI의 역할을 설명하는 문구를 덧붙이면 발명자 지정이 불명확해지는지, 그리고 이를 이유로 특허법 제42조 제3항에 따라 출원을 거절할 수 있는지도 쟁점이었다. 원심인 연방특허법원은 AI를 공동발명자로도 기재할 수 없다고 보았고, 특허청장은 마지막 예비적 청구를 받아들인 부분에 불복했다.
독일 연방대법원(BGH) 제10민사부의 판단은 무엇이었나요?
연방대법원은 양측의 상고를 모두 기각했다. 특허법상 발명자는 창작 활동으로 발명을 만들어 낸 자연인만 될 수 있고, 하드웨어나 소프트웨어로 이루어진 시스템은 AI 기능을 갖추었더라도 발명자로 기재될 수 없다. AI를 사용해 발명을 찾은 경우에도 자연인을 발명자로 기재하는 것이 가능하고 또 필요하다. 전체 결과에 본질적인 영향을 준 인간의 기여면 충분하며, 현재의 과학 수준에서 인간의 준비나 개입 없이 기술적 해결책을 찾는 시스템은 존재하지 않는다. 명세서에 DABUS가 발명을 창작했다고 덧붙이는 것은 발명자 지정을 의문스럽게 하므로 허용되지 않는다. 반면 출원인을 DABUS로 하여금 발명을 생성하게 한 사람으로 기재하는 것은 적법하다. 덧붙인 문구는 법적으로 의미가 없고 DABUS를 도구로 표시할 뿐이다.
DABUS (X ZB 5/22) 결정은 왜 중요한가요?
연방대법원은 AI의 발명자 적격 문제에서 유럽특허청과 영국·미국·호주·뉴질랜드 법원의 결론에 합류했다. AI를 활용한 발명에 대해서는 전체 결과에 본질적인 영향을 준 인간의 기여면 충분하다고 보았다. 법원은 시스템의 소유, 프로그래밍, 데이터 학습, 탐색 개시, 결과 선택 가운데 어떤 기여가 필요한지는 열어 두었고, 발명자 지정의 정확성은 특허청이 심사하지 않으며 진정한 발명자라고 주장하는 사람이 나중에 다툴 수 있다고 밝혔다.
관련 절차
원심은 연방특허법원 2021년 11월 11일 결정(11 W (pat) 5/21)이다. 이 결정은 연방대법원 공식판례집(BGHZ) 수록 대상으로 지정되었다. 다른 나라의 DABUS 출원에 관해서는 thaler-dabus-uk-supreme-court와 dabus-japan-ip-high-court를, 저작권 분야는 thaler-v-perlmutter를 참고할 수 있다.